[특허, 톡!] 특허창출의 딜레마

이태영 LNB 특허법률사무소 대표변리사

새로운 발명을 한 경우 특허출원을 진행하는 것은 매우 자연스럽다. 실제 많은 고객들이 아르키메데스처럼 ‘유레카!’를 외치면서 대리인에게 특허출원을 의뢰한다. 하지만 현실은 녹록지 않다. 사람들 생각이 다들 비슷하듯이 상당수의 아이디어들은 이미 수년 혹은 수십 년 전에 특허로 공개된 경우가 많다. 이에 따라 많은 고객들은 특허출원을 포기한다.

반대의 경우도 존재한다. 자신이 새롭게 개발한 제품을 특허화할 수 있음에도 특허출원을 진행할 만한 아이템이 아니라고 단정하고 특허출원을 포기하는 경우도 많다. 최악의 경우에는 자신이 출원하지 않은 아이디어를 제3자가 더 늦게 출원하여 특허권을 획득한 사실을 발견하는 경우이다. 이때 해당 특허가 적용된 제품을 특허출원 전에 공개적으로 실시한 경우라면 상대방 특허의 무효를 주장하거나, 비공개적으로 실시 또는 실시준비를 한 경우에는 자신의 선사용권을 주장할 수 있지만, 그게 아니라면 자신이 먼저 발명했어도 실시할 수가 없게 된다.

이렇듯 우리는 딜레마에 직면하게 된다. 대단한 발명이라고 생각했지만 유사한 선행특허가 존재하여 포기하게 되기도 하고, 새로운 발명이 아니라고 생각하여 특허출원을 포기했지만 제3자가 유사한 특허를 획득한 것을 뒤늦게 목격하기도 한다. 필자도 사내변리사로 근무하면서 이러한 딜레마를 자주 경험하였다.

이러한 딜레마는 왜 발생하는가? 여러 가지 원인이 있지만 가장 큰 이유는 원천특허 확보 욕구에 따른 잘못된 판단이다. 원천특허만이 의미가 있다고 판단하기 때문에 전체적인 콘셉트가 비슷한 선행특허가 발견되면 바로 특허출원을 포기하거나 아예 처음부터 자신의 아이디어를 평가절하하여 특허출원을 포기하게 된다.

이러한 딜레마를 극복하기 위하여 새로운 아이디어 또는 제품이 있는 경우 선행 특허 또는 제품과 완벽하게 동일한 경우가 아니라면 일단 특허출원을 시도하는 것을 제안한다. 이렇게 조금이라도 차별점이 있는 구성에 대한 권리화를 시도하다 보면 원천특허는 아닐지라도 의외로 의미 있는 특허의 창출이 가능한 경우가 많이 생긴다.

기업의 특허 담당자는 조금이라도 새로운 제품 또는 서비스가 개발되면 특허는 반드시 확보할 수 있다고 자신을 세뇌하는 것이 좋다. 물론, 대리인도 마찬가지다. 이태영 LNB 특허법률사무소 대표변리사