[특허, 톡!] 기업의 특허 유지관리 전략

이태영 LNB특허법률사무소 대표변리사

스타트업 단계에서는 특허를 하나라도 더 획득하기 위하여 노력하지만, 기업이 성장하여 중견기업 이상으로 커지게 되면 특허에 관련된 비용도 부담으로 다가오기 시작한다. 실제 기업의 경영 활동에 위기가 찾아오게 되면 연구개발(R&D) 비용을 줄이게 되고 자연스럽게 신규 특허출원의 규모도 축소되는 것이 일반적이다. 하지만 등록 특허권이 일정 규모 이상이 되면 신규 출원뿐만 아니라 특허권의 유지에도 많은 비용이 소요되기에 전략적인 특허 유지관리 전략이 필요하다.

가장 기본적인 것은 사내 특허팀에서 매년 등록을 유지할지 아니면 포기할지 결정하는 프로세스를 구축하는 것이다. 이때 등록 유지 및 포기를 결정하는 기준을 마련하는 것이 매우 중요하다. 기업의 구체적인 사정에 따라 기준은 달라질 수 있지만, 일단 자사 제품에 적용된 특허는 등록을 계속 유지하는 것이 타당하다.

그렇다면 자사 제품에 미적용된 특허는 포기해야 할까? 그렇지 않다. 현재 자사 또는 경쟁사 제품에 적용되지는 않더라도 미래에 적용될 가능성이 있는 경우라면 특허를 유지해야 한다. 즉, 미래의 활용성을 평가하여 유지 및 포기를 결정하여야 한다. 정성적인 판단이 들어갈 수 있기에 의사결정이 어려울 수 있지만, 일반적으로 미래 신성장동력 분야에 속하는 특허는 활용성이 높고 사양산업 분야에 속하는 특허는 활용성이 낮다고 평가할 수 있을 것이다.

특허의 등록 및 유지에 대한 큰 방향 결정은 이렇게 할 수 있지만 세부 단계로 들어가면 더 자세한 전략을 고려할 수 있다. 먼저, 글로벌 기업의 경우 각 국가에서의 비즈니스 상황을 고려하여 국가별로 특허의 유지 및 포기를 결정할 수 있다. 예를 들어 매출 비중이 큰 국가의 특허는 계속 유지하고, 매출 비중이 극히 낮거나 해당 국가의 특허 권리범위가 매우 협소한 경우는 포기할 수 있다.

또한, 특허를 유지하더라도 유지료 납부 시 청구항별 포기 전략을 구사하는 것도 가능하다. 한국의 경우 특허 청구항 개수가 10항인 경우라면 10년 차부터는 79만 원, 13년 차부터는 91만 원의 유지료를 납부하여야 하는데, 5항을 포기하는 경우 약 27만 원을 절약할 수 있다. 매우 작은 금액으로 보이지만 보유 특허 개수가 많은 경우에는 큰 비용 절감 효과가 나타날 수 있다.이태영 LNB특허법률사무소 대표변리사